Blog

Brexit-serie deel 4: merkenrecht

De kranten en journaals worden al geruime tijd beheerst door de Brexit. En terecht, want het is groot en belangrijk nieuws. In 2016 gaven de Britten in een raadgevend referendum aan uit de Europese Unie (EU) te willen stappen. Sindsdien is de vraag – met name – op welke wijze het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU gaat stappen. De Britse premier May heeft al meermaals geprobeerd een deal te bereiken tussen de EU en het VK . Het Britse lagerhuis wijst een deal echter steeds af. De vraag is hoe het nu verder moet.

Voor het recht kan een Brexit grote gevolgen hebben. Er bestaat veel Europese regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van intellectueel eigendom, het consumentenrecht en privacy. In hoeverre is deze Europese regelgeving nog van toepassing op het VK als het VK uit de EU stapt?

Om antwoord op deze vraag te geven, hebben we besloten om een Brexit-serie te maken. In deze serie zullen een aantal blogs verschijnen waarin de gevolgen van een eventuele Brexit – op de rechtsgebieden waarin we zijn gespecialiseerd – worden uiteengezet. Als sluitstuk van een Lawfox-vierluik over juridische implicaties van Brexit: hoe moet het nu verder met het merkenrecht? Lees hier de andere delen:

Geldt het EU-recht nog steeds in het Verenigd Koninkrijk?

Ja, zij het indirect. Indien het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder Brexit-deal met de EU te hebben gesloten zet de Britse regering huidige EU-wetgeving die op dat moment rechtstreekse werking heeft in het Verenigd Koninkrijk om naar nationale wetgeving via de EU (Withdrawal) Act 2018. Waar op dit moment (voor Brexit) nog bijvoorbeeld de Europese Gemeenschapsmerkenverordening van toepassing is en deze verordening ook rechtsreeks van toepassing is op Brits territorium, wordt dit anders bij een hard Brexit. In dat geval heeft bijvoorbeeld de Gemeenschapsmerkenverorderning geen rechtstreekse werking meer op Britse aangelegenheden, en zal voor die zaken een beroep moeten worden gedaan om de nationale Britse afgeleide daarvan.

Gelden EU-merken nog steeds in het Verenigd Koninkrijk?

Op dit moment geregistreerde merken, en vóór Brexit gedeponeerde merken die na de registratieprocedure worden ingeschreven, gelden ook na Brexit nog in het VK. Evenwel worden EU-merken (op dit moment geldig in 28 EU lidstaten) gesplitst in een beperkter EU-merk (27 lidstaten) en een nationaal Brits merk. Die omzetting zal volgens de Britse regering ‘zo min mogelijk administratieve lasten’ met zich meebrengen. Indien u uw bescherming in de 27 lidstaten wil houden, maar geen behoefte heeft aan doorlopende merkenrechtelijke bescherming in het VK, komt er een opt-out mogelijkheid.

Het VK valt buiten het bereik van van EU-merkaanvragen die na een hard Brexit worden ingediend. Indien u na een hard Brexit ook merkenrechtelijke bescherming op Brits grondgebied wenst kunt u geen gebruik meer maken van één alomvattend EU-merk, maar dient u (ook) over een Britse registratie te beschikken.

Hoe moet het verder met op dit moment al lopende procedures, die mede zien op (mogelijke) merkinbreuk in het VK

Er zal voorzien worden in ‘een regeling’ voor procedures die op dit moment in het VK aanhangig zijn zullen en die betrekking hebben op een EU-merk, zo geeft de Britse regering aan. 

En hoe moet ik inbreuk in het VK aanpakken na Brexit?

Toch kunt u ook indien u nu al betrokken bent in een merkenrechtelijke procedure in een EU-lidstaat (bijvoorbeeld bij de Rechtbank Den Haag, die in Nederland als enige rechtbank bevoegd is over geschillen die zijn gebaseerd op een gemeenschapsmerk) op uitvoeringsproblemen stuiten. Na een harde Brexit heeft EU wetgeving betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke oordelen tussen lidstaten geen effect meer, en zal er rekening gehouden moeten worden met Britse regelgeving op het gebied van erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken van rechters van een andere EU-lidstaat. Lees over dit onderwerp meer in deel 1 van deze Brexit-blogserie.

Ik heb een Britse advocaat – maakt dat nog iets uit?

Jazeker. Britse advocaten kunnen na een hard Brexit niet meer optreden voor EU-organen zoals het EUIPO (de instantie die het Europese merkenregister beheert). Indien het EUIPO inschrijving van een gedeponeerd teken als merk weigert, of als een oudere merkhouder bij het EUIPO oppositie instelt tegen de merkaanvraag, kan deze Britse advocaat niet meer bij het het EUIPO optreden. U zult dan een merkengemachtigde of advocaat uit een EU lidstaat moeten verzoeken om uw belangen voor het EUIPO te behartigen.

Hoe zit het met het aantonen van normaal gebruik in de EU?

Merken moeten na registratie feitelijk gebruikt (blijven) worden om hun geldigheid te houden (althans, om niet vatbaar te worden voor een nietigheidsactie). Als het normale gebruik van een merk binnen de EU mede leunt op gebruik in het VK zou dit in specifieke gevallen kunnen betekenen dat (voldoende) normaal gebruik niet meer aangetoond kan worden. Evenwel moet er vooralsnog van uit worden gegaan dat de instanties die normaal gebruik zouden moeten beoordelen rekening houden, in ieder geval de eerste jaren na Brexit, met het lidmaatschap van het VK van de EU tot Brexit.

Het kunnen aantonen van (voldoende) normaal gebruik moet niet te lichtvaardig worden opgevat, zo blijkt wel uit een nietigverklaring van het woordmerk BIG MAC van McDonalds.

Kunnen merkgoederen nog door de douane in beslag worden genomen?

De Douaneverordening, die onder meer voorziet in een regeling om (vermoedelijke) namaak-merkgoederen door de douane tegen te laten houden, heeft bij een harde Brexit geen rechtstreekse werking meer in het VK en kan niet meer in stelling worden gebracht voor goederen die het VK in worden gevoerd.

Hoe zit het met bestaande licenties?

Deze zullen goed nagelopen moeten worden en waar nodig aangepast moeten worden aan Brexit – denk onder meer aan bovenstaande aandachtspunten.

Wat moet ik nu doen?

Praktisch moet u op korte termijn in ieder geval stilstaan bij de volgende punten:

  • Wilt u (nieuwe) merkenrechtelijke bescherming krijgen in zowel de 27 post-Brexit EU-lidstaten als het VK? Dien als de wiedeweerga (vóór 29 maart 2019) uw EU-depot in. Na 29 maart 2019 geeft een EU-registratie, in ieder geval in het geval van een hard Brexit, geen exclusiviteit meer in het VK, en zult u via een lokale registratie of internationale uitbreiding bescherming in het VK moeten krijgen;
  • Loop op korte termijn uw licenties na, en sta stil bij iedere bepaling die mede betrekking heeft op de EU/het VK. Vraag u af of het VK onder het bereik van de afspraken (toestemming voor merkgebruik, of juist in het kader van een non-compete clausule) valt of niet. Waar nodig: neem contact op met uw contractuele wederpartij om te bespreken welke invloed Brexit heeft op de contractuele relatie tussen beide partijen!
  • Constateert u een inbreuk op uw EU-merk in diverse lidstaten, waaronder het VK? Na 29 maart 2019 heeft de bevoegde rechter in de EU-lidstaat niets meer te zeggen over de inbreuk (en schade) voor zover die plaatsvindt op Brits grondgebied, en zult u zich (ook) tot de Britse rechter moeten wenden om uw merkrechten in het VK te handhaven.
  • Inventariseer in hoeverre het VK een rol speelt bij het kunnen aantonen van normaal merkgebruik in de EU (of andersom), om te beoordelen of uw merkregistratie bloot komt te staan aan nietigheidsacties van derde partijen.

Heeft u een vraag over uw merk, al dan niet in relatie tot Brexit? Neem vrijblijvend contact op met Sjors – sjors@lawfox.nl .

Gerelateerde berichten