Blog

Conor McGregor K.O. in gevecht om merkenrechten

Recent heeft de kort gedingrechter in Den Haag geoordeeld dat Adidas (en Reebok als onderdeel daarvan) inbreuk maakt op de merkenrechten van kledingmerk MCGREGOR door sportkleding aan te bieden met daarop de naam van de bekende vechtsporter Conor McGregor.

Hoe kwam de rechter tot dit oordeel? En hoe zit het met het gebruik van een eigen naam binnen het merkenrecht?

Conor McGregor

Conor “The Notorious” McGregor is een Iers MMA(=mixed martial arts)-vechter. Hij is meervoudig kampioen in de UFC, de grootste MMA competitie ter wereld. Ook is hij de eerste MMA-vechter die tegelijkertijd kampioen was in verschillende gewichtsklassen.

Conor McGregor haalt geregeld het (Nederlandse) nieuws, en (helaas) niet alleen vanwege zijn sportprestaties. Op social media heeft Conor McGregor tientallen miljoenen volgers.

Bij het bredere publiek is Conor McGregor met name bekend vanwege de “Money Fight”. Dit was een gevecht in 2017 waarin hij het opnam tegen de ongeslagen gepensioneerde bokser Floyd Mayweather. Tot dat moment had Conor McGregor nog nooit een officiële partij gebokst. Hij verloor die partij dan ook. Het gevecht staat bekend als de Money Fight, omdat Mayweather naar verluidt een bedrag van EUR 300 miljoen zou opstrijken. Conor McGregor zou EUR 100 miljoen met de partij hebben verdiend.

Adidas

Zoals uit de inleiding van deze blog en uit de uitspraak blijkt, is niet Conor McGregor zelf, maar Adidas in deze zaak de gedaagde. Adidas is degene die de sportkleding heeft aangeboden. Conor McGregor zelf heeft hier dan ook niets mee te maken. Behalve dat zijn naam op de kleding van Adidas wordt gebruikt.

Het betreft sportkleding van Reebok (onderdeel van Adidas), waarop de naam van Conor McGregor is afgebeeld. Het betreft onder meer de volgende hoodies en shorts:

bron: de Rechtspraak

Op de afbeeldingen is te zien dat de achternaam McGregor op de kleding is afgebeeld. Volgens de uitspraak zou ook de voornaam Conor op de kleding zijn afgebeeld, maar zo klein dat dit niet is te zien op de afbeeldingen.

Adidas heeft voor de kleding een licentie gekregen van de UFC, maar deze licentie ziet alleen op het gebruik van het merk UFC. En dus niet op gebruik van de naam Conor McGregor.

Adidas stelt zich in deze zaak op het standpunt dat geen sprake is van een merkinbreuk. Er zou namelijk sprake zijn van een beperking op het merkenrecht. Namelijk van de beperking dat een merkhouder een derde niet kan verbieden om een eigen naam te gebruiken. Het gebruik van de eigen naam van Conor McGregor op de kleding zou een blijk van steun voor hem zijn. Omdat sprake zou zijn van deze beperking, zou volgens Adidas een licentie op het gebruik van de naam Conor McGregor niet nodig zijn.

Merkenrecht

De eiser in deze zaak heeft een merkrecht op de naam “MCGREGOR”. Het betreft zowel een Benelux als een Europees merkrecht.

Een merk is een teken dat wordt gebruikt om goederen of diensten in het economisch verkeer aan te duiden. Een merk kan een logo, naam of ander onderscheidingsteken van een bedrijf, commerciële organisatie, product of dienst zijn.

In dit geval betreft het dus een naam – een zogenaamd woordmerk.

merkrecht

Een merkhouder kan met een geregistreerd merkrecht optreden tegen inbreuk op zijn merkenrecht. Een merkrecht geeft bescherming tegen het zonder toestemming gebruiken van een teken dat lijkt op het merk, of hetzelfde is als het merk, terwijl dit wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten. Belangrijk daarbij is of het gebruik van het teken dat gelijk is of lijkt op het merk tot gevolg heeft dat er verwarring over de herkomst bestaat bij het publiek. 

Beperking: eigen naam

Er bestaan verschillende beperkingen op het merkenrecht. Zoals eerder aangegeven, stelt Adidas zich op het standpunt dat – ondanks dat zij een op het merk “MCGREGOR” lijkend teken gebruikt – geen sprake zou zijn van een merkinbreuk. Er zou sprake zou zijn van een beperking op het merkenrecht, namelijk het recht om een eigen naam te gebruiken. Adidas zou de naam van Conor McGregor gebruiken als blijk van steun aan de MMA-vechter. Volgens Adidas zou dit onder deze beperking vallen. En dus zijn toegestaan.

Deze beperking is (onder meer) geregeld in artikel 2.23 BVIE:

Artikel 2.23. Beperking van het uitsluitend recht

1. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde:
a. van diens naam en adres;
b. van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
c. van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven;
één en ander voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.

Op grond van deze bepaling kan een merkhouder (onder meer) een derde niet verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van (a) diens naam, en van (b) aanduidingen inzake onder meer soort, kwaliteit, hoeveelheid en bestemming van de waren of diensten of andere kenmerken van de waren of diensten.

Het idee hierachter is dat derden vrij moeten kunnen zijn hun eigen naam als bedoeld in sub a te kunnen voeren. En dat de aanduidingen als bedoeld in sub b vrij zijn en door iedereen kunnen worden gebruikt.

Deze beperking geldt echter niet onbeperkt, maar alleen voor zover er sprake is van merkgebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Volgens vaste rechtspraak is geen sprake van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, indien:

  • het merk wordt gebruikt op zodanige wijze dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;
  • het merk zodanig wordt gebruikt dat de waarde van het merk wordt aangetast, in die zin dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
  • de goede naam van het merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over het merk worden gedaan; of
  • de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.

Oordeel rechter: wel merkinbreuk

De rechter oordeelt – voorlopig – dat in dit geval wel degelijk sprake is van een merkinbreuk.

Allereerst overweegt zij dat het gebruik van het teken MCGREGOR – voor zover Adidas al een beroep op de beperking zou toekomen – in strijd is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het bestanddeel MCGREGOR van het teken CONOR MCGREGOR is namelijk zeer prominent op de kleding afgedrukt. Terwijl het bestanddeel CONOR heel klein is gedrukt (op de afbeelding niet eens zichtbaar).

Adidas stelt weliswaar dat het weergeven van alleen de achternaam van de vechter in de MMA-vechtsport gebruikelijk is, maar volgens de rechter associeert het (bredere) publiek het teken MCGREGOR niet direct als de achternaam van de MMA-vechter. Dit komt volgens de rechtbank onder meer doordat de MMA-vechtsport in Nederland niet zo populair is als bijvoorbeeld voetbal. Volgens de rechtbank heeft Adidas onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dit wel het geval zou zijn.

Daarnaast oordeelt de rechter dat sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek.  Er is namelijk zowel een aanzienlijke auditieve als visuele overeenstemming tussen het MCGREGOR merk en het teken CONOR MCGREGOR. De rechter acht het dan ook waarschijnlijk dat een groot deel van het publiek ten onrechte zal denken dat de kleding van het merk MCGREGOR en de sportkleding van Adidas dezelfde herkomst hebben of in ieder geval van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. 

Kortom, Adidas maakt inbreuk op de merkenrechten van McGregor.

Tot slot

De rechter oordeelt dat Adidas het gebruik van het teken CONOR MCGREGOR op de sportkleding van Reebok moet staken en gestaakt moet houden.

In de titel van dit stuk spreek ik – enigszins misleidend – over een K.O. (knockout) voor Conor McGregor. Daarvan is natuurlijk geen sprake. Allereerst was McGregor zelf geen partij bij het geschil. Bovendien kan Adidas nog in hoger beroep tegen de uitspraak.

Maar in elk geval mag Adidas de betreffende Reebok sportkleding uit de Conor McGregor Collectie niet meer verkopen, althans niet totdat in hoger beroep of in een bodemprocedure anders zou worden geoordeeld.

Gerelateerde berichten