Blog

Hoogste rechter: verwijderen van een merk is merkinbreuk

Merk belangrijke eigenschap van product

Een merk is een belangrijke eigenschap van een product. Een merk zegt namelijk onder meer wat over de herkomst van een product en welke kwaliteit je daarvan mag verwachten. Merken vertegenwoordigen grote waarde. Aan een merkproduct kan in sommige gevallen een veelvoud worden verdiend van de opbrengst van datzelfde (maar dan generieke, merkloze) product.

Gebruik merk zonder toestemming: merkinbreuk

Het merkenrecht geeft bescherming aan de merkhouder voor het gebruik van dat merk. De houder van het Europees merk “Mitsubishi” voor vorkheftrucks mag dus als enige vorkheftrucks voorzien van het merk “Mitsubishi” op de Europese markt brengen. Als een concurrent een labeltje met het merk Mitsubishi op een vorkheftruck aanbrengt en die vorkheftruck in Europa wil gaan verkopen is dat dus niet toegestaan.

Wèghalen merk zonder toestemming: ook merkinbreuk?

Maar geldt dit ook andersom? Is het een concurrent toegestaan om het Mitshibishu-label van een Mitshibishu vorkheftruck te verwijderen, om het (vanaf dat moment merkloze of van een ander merk voorziene) product zelf vervolgens te verkopen?

In de praktijk komt het geregeld voor dat bepaalde producten buiten Europa tegen een lagere prijs ingekocht kunnen worden dan in Europa. Ook komt het voor dat bepaalde producten helemaal niet worden aangeboden op de Europese markt. Het verwijderen van merktekens en vervolgens invoeren kan dus een commercieel voordeel opleveren.

Hof van Justitie: weghalen merk zonder toestemming is merkinbreuk

Het antwoord op de vraag of een merkproduct van het merk kan worden ontdaan en vervolgens worden verhandeld is volgens het Hof van Justitie: nee, dit mag op grond van het merkenrecht niet.

Mitshubishi vs. Duma

Wat speelde er in de zaak die resulteerde in dit oordeel van het Hof van Justitie? Duma kocht Mitshubishi-vorkheftrucks buiten de Europese Unie. Om deze vervolgens in Europa in te voeren. Nog voordat deze heftrucks op de Europese markt werden gebracht werden zij onder de regeling douane-entrepot (voorafgaand aan invoer) ontdaan van alle Mitshubishi-merken. Daarna werden Duma-merkjes op de heftrucks aangebracht, waarna de heftrucks op de markt werden gebracht.

Hof: functies merk aangetast, dus inbreuk

Het Hof overweegt, kort weergegeven:

  1. dat de merkhouder door de verwijdering van het merk de mogelijkheid wordt ontzegd om de eerste verhandeling in Europa te controleren;
  2. dat de functies van het merk worden aangetast, althans dat de merkhouder daar geen gebruik van kan maken;
  3. dat er sprake is van omzeiling van het recht van de merkhouder (..) in strijd met de doelstelling (van EU-recht – SvdH.) om een onvervalste mededinging te waarborgen; en
  4. dat er sprake is van een actieve handeling in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd en dus kwalificeert als gebruik van een merk in het economisch verkeer.

Ik kan er inkomen dat er legitieme redenen zijn om het weghalen van merken en vervolgens invoeren en onder een ander merk doorverhandelen van producten onwenselijk te vinden. Ik trek niet zo snel uitspraken van het Hof van Justitie in twijfel – daar zitten zeer capabele dames en heren die ons Europese recht uitleggen. Maar in dit geval slaat het Hof wat mij betreft toch echt de juridische plank mis – mogelijk om een bepaald wenselijk geacht resultaat te bereiken. Een juridische doelredenering. Dit is niet voor het eerst: ook in de bekende Sanoma Geenstijl/Sanoma (Britt Dekker) uitspraak heeft het Hof gekozen voor een redenering die juridisch niet helemaal zuiver lijkt.

Zo’n stevige stellingname verdient toelichting.

Waar gaat het mis bij het Hof?

De essentie van het rechtvaardigheidsoordeel van het Hof is mijnsinziens te vinden in overweging 47 van het arrest van het Hof: het Hof vindt het “omzeiling van het recht van de merkhouder (..) in strijd met de doelstelling (van EU-recht – SvdH.) om een onvervalste mededinging te waarborgen“.

Het Hof heeft daar wel een punt mee. Maar: het dragende argument dat het verwijderen van een merk kwalificeert als gebruik van dat merk in het economisch verkeer (zie 4. in bovengenoemde opsomming van overwegingen van het Hof) is een drogreden. Immers, door die verwijdering wordt het merk juist niet gebruikt in het economisch verkeer!

In mijn visie zou dit leerstuk moeten worden aangevlogen via het mededingingsrecht / het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad, maar niet via het merkenrecht. Door het toch via het merkenrecht aan te vliegen ontstaat er een juridisch onzuivere situatie. Ik ben overigens niet de enige die vindt dat het Hof hier een verkeerde afslag heeft genomen – ook de Advocaat-Generaal (die het Hof adviseert voorafgaand aan het doen van een uitspraak door het Hof) en verschillende collega-advocaten zien de kwestie anders dan het Hof.

Los daarvan ontstaat er nu voor importeurs een onwerkbare juridische realiteit. Hoe kan men in de praktijk nagaan of er ooit een merk heeft gezeten op een te importeren merkloos product?

Waarom is het onderscheid merkinbreuk of een ‘gewone’ onrechtmatige daad belangrijk?

Bovenstaande juridische kwalificatie lijkt juristengeneuzel (en dat is het natuurlijk ook!), maar heeft in de praktijk wèl vergaande implicaties: een actie op basis van het merkenrecht geeft de merkhouder andere, vaak verdergaande bevoegdheden jegens de inbreukmaker dan een actie op basis van onrechtmatige daad. Het vorderen van rekening en verantwoording omtrent de in- en verkoop van de inbreukmakende , winstafdracht, een stevige proceskostenvergoeding… Bij merkinbreuk is het mogelijk, bij onrechtmatige daad niet.

 

Sjors van der Hoeven – 06-83611360 – sjors@lawfox.nl / s.vanderhoeven@lawfox.nl

Gerelateerde berichten