Blog

LAWFOX wint rechtszaak tegen LawFort

Recent was LAWFOX zelf partij in een rechtszaak. Graag licht ik toe waar deze zaak over ging. De zaak betreft een inbreuk op het merkrecht en het handelsnaamrecht van LAWFOX door juridisch adviesbureau LawFort. De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft de vorderingen toegewezen. LawFort moet de inbreuken dus staken, en dient zijn naam aan te passen.

Verzoek tot naamswijziging

In juni 2018 was LawFort al verzocht en gesommeerd om de inbreukmakende naam en teken “LawFort” te staken en gestaakt te houden. Daaraan werd geen gehoor gegeven: LawFort wilde de naam niet wijzigen.

Sommatiebrief tot staken van de merkinbreuk en de handelsnaaminbreuk

Op 1 augustus 2018 heb ik daarom merkenrecht-advocaat Sjors van der Hoeven van Kompas Advocatuur een sommatiebrief laten sturen aan LawFort. LawFort werd in die brief gesommeerd te bevestigen dat zij het onrechtmatig gebruik van het teken “LawFort” zal staken en gestaakt zal houden. Zou ze dat niet bevestigen, dan zou LAWFOX een kort geding starten om een einde te maken aan de onrechtmatige en inbreukmakende situatie. Nog diezelfde dag heeft LawFort laten weten geen gehoor te geven aan de sommatie.

Kort geding tot staken van de merkinbreuk en de handelsnaaminbreuk

Een kort geding was daarom de volgende stap. In het kort geding heeft LAWFOX de voorzieningenrechter verzocht om LawFort te gebieden de inbreuken op de naam LAWFOX te staken en gestaakt te houden.

Lawfox Advocaten

Merk LAWFOX vs teken LawFort

De voorzieningenrechter heeft daarmee de vraag voorgelegd gekregen of het gebruik van het teken “LawFort” inbreuk maakt op het merk “LAWFOX” (art. 2.20 lid 1 sub b BVIE).

Toetsingskader

Op grond van dat artikel heeft de merkhouder het recht om het gebruik van hetzelfde of een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke diensten te verbieden, als dat zonder zijn toestemming gebeurt. Ook moet door dat gebruik bij het publiek verwarring kunnen ontstaan, zoals associatie met het merk.

De rechtbank stelt terecht vast dat van een inbreuk sprake is indien het woord “LAWFOX” en het teken “LawFort”, globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief en/of begripsmatig zoveel op elkaar lijken dat bij het relevante publiek verwarring wordt gewekt tussen beide namen. Ook is er sprake van inbreuk als daardoor de indruk wordt gewekt dat er een economisch verband zou kunnen bestaan tussen partijen. Alle relevante omstandigheden moeten daarmee in aanmerking worden genomen.

Beoordeling

De voorzieningenrechter vergelijkt daarop het woordmerk met het teken:

Visuele overeenstemming tussen merk en teken

“LAWFO” en “LawFo” is in beide tekens hetzelfde. Het enkele verschil zit in het einde, dat slechts bestaat uit één medeklinker (“-X”) respectievelijke twee (“-rt”). De tekens stemmen daarmee visueel in hoge mate overeen. Grafische elementen (zoals het gebruik van hoofdletters) doet daar niet aan af.

Auditieve overeenstemming tussen merk en teken

Ook auditief is er een sterke overeenstemming. De uitspraak van het grootste gedeelte van het woordmerk en het teken is identiek (“LAWFO”).

Begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken

Begripsmatig is de overeenstemming niet hoog. LAW houdt in dat beide ondernemingen zich bezig houden met juridische dienstverlening. -FOX en -FORT stemmen niet met elkaar overeen. Overigens is het opmerkelijk dat de rechter op dit punt niet uitgaat van de “totaalindruk”, maar deze elementen los behandeld.

Dienstverlening is soortgelijk

Daarnaast stelt de voorzieningenrechter vast dat de dienstverlening van LawFort soortgelijk is aan die van LAWFOX, namelijk juridische dienstverlening aan ondernemers en ondernemingen. De aandachtsgebieden van beide partijen verschilt weliswaar (IT-, IE– en privacyrecht door LAWFOX versus hulp in brede zin aan ondernemingen in zwaar weer door LawFort), maar daarmee zit LawFort op zijn minst deels in het vaarwater van LAWFOX. Immers, ook LAWFOX staat ondernemingen in zwaar weer bij. Bovendien kan er geen hard onderscheid worden gemaakt in de subdomeinen van het recht: Zo kunnen ondernemingen vanwege een ICT-conflict in een insolvente toestand belanden en kan ook een onderneming in zwaar weer te maken krijgen met vraagstukken op het gebied van IT-recht.

Landelijke naamsbekendheid

Bovendien gaat de voorzieningenrechter uit van de landelijke naamsbekendheid van LAWFOX.

Inbreuk op merkrecht LAWFOX

De voorzieningenrechter oordeelt daarom dat er inderdaad sprake is van verwarringsgevaar, en dus dat “LawFort” inbreuk maakt op het merk “LAWFOX”.

Inbreuk op handelsnaam LAWFOX

Tot hetzelfde oordeel komt de rechter ten aanzien van het handelsnaamrecht: LAWFOX is een oudere handelsnaam dan LawFort. LawFort wijkt slechts in geringe mate af van LAWFOX. Beide ondernemingen verrichten soortgelijke diensten en zijn landelijk actief. Er is dus verwarring te duchten, en dus van een inbreuk op de handelsnaam van LAWFOX.

Toewijzing van de vorderingen

Dat leidt ertoe dat de voorzieningenrechter het gevorderde gebod tot het staken en gestaakt houden van de inbreuken wordt toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Gerelateerde berichten