Blog

Merkregistratie puzzelkubus is nietig

De kubus van Rubik’s Brand is niet meer uit onze levens weg te denken.

Mede dankzij de kenmerkende vorm, de vierkantjes en de kleuren kan bovendien niet worden ontkend dat we meteen denken aan de onderneming Rubik’s.

Om namaak van de puzzelkubus tegen te gaan heeft Rubik’s Brand Ltd de kubus door middel van IE-rechten beschermd. Opvallend detail: de kubus is als merk geregistreerd.

Afgelopen oktober – 20 jaar nadat de kubus als merk werd ingeschreven – is echter door het Gerecht van de EU geoordeeld dat een eerdere nietigverklaring stand houdt. De reden: de vorm van de puzzelkubus is noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen.

Hieronder lees je meer over deze procedure.

Vormmerken

Eerst even terug: een vormmerk? Het woordmerk en het beschermde logo kennen we inmiddels goed, maar vergis je niet: ook kleuren, geluiden en vormen kunnen als merk worden geregistreerd. In de Europese merkenverordening staat namelijk dat registratie van een merk mogelijk is, mits de tekens:

a) de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, en

b) in het register van Uniemerken („het register”) kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen.

Om aan voorwaarde a) te voldoen, is voor een vormmerk meer vereist dan voor een woordmerk. Hoe dit zit legde ik eerder uit in een andere blog.

Techniekexceptie

Als er voldaan is aan de bovenstaande voorwaarden is een succesvolle merkregistratie echter nog geen feit.

In de wet staan namelijk een aantal gronden die ervoor kunnen zorgen dat de inschrijving van een merk kan worden geweigerd. Als een merk wel al is geregistreerd kunnen deze gronden in een later stadium worden ingeroepen om een merk nietig te laten verklaren.

Een daarvan is de zogenaamde ‘techniekexceptie’, die verhindert dat technische oplossingen via het merkenrecht worden geclaimd. Daarvoor bestaat er immers een ander intellectuele eigendomsrecht: het octrooirecht.

De techniekexceptie ziet er als volgt uit: (artikel 7 van de Uniemerkenverordening)

Lid 1. Geweigerd wordt inschrijving van:

(…)

e) tekens die uitsluitend bestaan uit:
(…)
ii) de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;

Belangrijk is dat de wet er ten tijde van de inschrijving van het vormmerk van Rubik’s nog net anders uit zag. De rechter moet om die reden de oude wet tot uitgangspunt nemen. In sub ii) stond toen:

de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen

De zaak: een kubus als vormmerk

De merkregistratie zag er als volgt uit:

(afbeelding: zie de merkregistratie)

Belangrijk detail: in de merkregistratie stond niks over kleuren.

Dit vormmerk werd al in 1999 geregistreerd en in 2006 en 2016 vernieuwd. Het merk stond geregistreerd voor waren in Nice-klasse 28: driedimensionale puzzels.

Eerdere procedures

De uitspraak van oktober 2019 is het vervolg op een grote reeks uitspraken. Al in 2006 spande Simba Toys een zaak aan om het vormmerk nietig te laten verklaren. De zogeheten ‘Cancellation Division’ van het merkenbureau (EUIPO) wees de vordering af, waarna Simba Toys naar de kamer van beroep van het merkenbureau stapte. Ook zij wees deze vordering af, waarna Simba Toys in hoger beroep ging bij het Gerecht van de Europese Unie (‘het Gerecht’). Het Gerecht wees de vordering ook af, waarna Simba Toys naar het Hof van Justitie ging. Het Hof van Justitie oordeelde dat zowel het EUIPO als het Gerecht onjuist had geoordeeld omdat niet de juiste criteria waren toegepast. De oordelen van deze gerechten moesten daarom worden vernietigd. Het Hof van Justitie oordeelde echter niet over de feiten van de zaak, want daar is het Hof van Justitie niet de juiste instantie voor (zie ook het intermezzo bij deze blog). De zaak kwam daarom terug bij de kamer van beroep van het merkenbureau en die verklaarde het merk nietig. In de beroepszaak die daarop volgde – bij het Gerecht – is nu uitspraak gedaan.

Uitgangspunten

Het Gerecht begint met een aantal uitgangspunten die in acht moeten worden genomen.

Merkenrecht vs. octrooirecht

Het Gerecht stelt voorop dat de criteria uit artikel 7 van de merkenverordening (zoals de techniekexceptie) moeten worden geïnterpreteerd in het licht van het onderliggende belang. Wat betreft de techniekexceptie houdt dit belang in dat verhinderd moet worden dat er door middel van een merkregistratie een monopolie op een technische oplossing of op de functionele kenmerken van een product wordt verkregen.

Daarbij is van belang dat er bij octrooien juist voor is gekozen dat de beschermingstermijn niet kan worden verlengd, zoals dat wel bij merken mogelijk is. Het idee daarachter is dat een uitvinding na afloop van de beschermingstermijn beschikbaar moet zijn voor iedereen. Als de vorm op dat moment ook nog door een merk zou worden beschermd, kan de vorm alsnog niet door iedereen vrijelijk worden gebruikt.

De woorden ‘uitsluitend’ en ‘noodzakelijk’

Volgens het Gerecht is het belangrijk dat in de wet de woorden ‘noodzakelijk’ en ‘uitsluitend’ voorkomen. Dat betekent dat de wetgever heeft erkend dat veel vormen tot op zekere hoogte functioneel zijn en dat dat niet moet met zich meebrengt dat elk vormmerk moet worden geweigerd. De bedoeling van deze termen is dat alleen echt technische oplossingen niet als merk kunnen worden geregistreerd.

Het beoordelingskader

Ook benadrukt het Gerecht dat in de rechtspraak is uitgemaakt dat eerst moet worden vastgesteld wat de ‘wezenlijke kenmerken’ van een driedimensionaal teken zijn. Vervolgens moet worden bepaald of deze kenmerken allemaal een technische functie vervullen. De techniekexceptie is niet van toepassing wanneer de vorm van het product ook belangrijke niet-functionele elementen heeft, zoals een decoratief element. De beoordeling moet bovendien altijd plaatsvinden in het licht van de goederen waarvoor het merk is ingeschreven.

De bezwaren van Rubik’s

Het Gerecht moet in deze zaak oordelen of de kamer van beroep van het merkenbureau (die het merk nietig heeft verklaard) juist heeft geoordeeld.

Volgens Rubik’s zat de kamer van beroep fout omdat:

  • het onjuist is dat een ‘redelijke kritische waarnemer’ één van de zijdes van de vorm als witte vierkantjes zal zien;
  • het onjuist is dat de andere zijden op zo’n wijze zijn weergegeven (met verschillende arceringen) dat wordt gesuggereerd dat het gaat om verschillende kleuren;
  • het onjuist is dat de verschillende kleuren op de zes vlakken als een ‘wezenlijk kenmerk’ moeten worden aangemerkt.

Het oordeel van het Gerecht

Het Gerecht oordeelt allereerst dat bij het vaststellen van de wezenlijke kenmerken van een merk naar de grafische weergave van het merk in de merkregistratie moet worden gekeken (en niet naar het product).

Vanuit wiens perspectief moeten de wezenlijke kenmerken worden bepaald?

De kamer van beroep nam vervolgens de ‘redelijke kritische waarnemer’ tot uitgangspunt bij het bepalen van de wezenlijke kenmerken.

Volgens het Gerecht volgt uit de jurisprudentie dat de rechter al naar gelang de complexiteit van de zaak mag bepalen of er een gedetailleerd onderzoek nodig is (uitgevoerd door experts) of dat een simpele visuele analyse voldoende is. In dit geval mocht de kamer oordelen dat een simpele visuele analyse, vanuit het perspectief van een ‘redelijke kritische waarnemer’ voldoende was.

Wat zijn de wezenlijke kenmerken?

De kamer van beroep stelde vast dat het ging om de volgende drie wezenlijke kenmerken:

  • De algemene kubusvorm;
  • de zwarte lijnen en de kleine vierkanten op elke zijde van een kubus;
  • de verschillen in kleuren op de zes vlakken van de kubus.

Anders dan de kamer van beroep oordeelt het Gerecht dat de kleuren geen wezenlijk kenmerk zijn van de vorm. De reden: uit de grafische weergave van de merkregistratie volgt niet dat er verschillende arceringen zijn gebruikt om kleuren te suggereren. Anders dan de kamer van beroep oordeelt het Gerecht dat er alleen verticale en diagonale arceringen te zien zijn en niet allerlei punten en lijnen.

Omdat er ook in de omschrijving van het merk (in de merkregistratie) niks over kleuren wordt vermeld, kan niet worden geconcludeerd dat een redelijke kritische waarnemer verschillende kleuren zal terugzien.

Mede om deze reden concludeert het Gerecht dat het dus gaat om twee wezenlijke kenmerken:

  • de kubusvorm;
  • de zwarte lijnen en vierkantjes.

Technisch bepaald?

De vraag die vervolgens moet worden beantwoord is deze twee wezenlijke kenmerken een technische functie vervullen. Daarvoor moet eerst worden vastgesteld wat die technische functie inhoudt.

De technische functie definieert het Gerecht als volgt:

‘rotating rows of cubes in order to gather them in the right colours on the six faces of the puzzle’ en to ‘arrange the smaller cubes coherently on each of the six [faces] of the product’

Volgens Rubik’s zijn de twee wezenlijke kenmerken van de vorm niet noodzakelijk om de bovenstaande technische functie te vervullen. Het technische resultaat kan namelijk ook worden bereikt door een andere vorm, zoals een bol of een piramide. De lijnen en vierkanten zijn volgens Rubik’s niet noodzakelijk om te kunnen roteren en de vorm hoeft ook niet uit 3x3x3 vakjes te bestaan om te kunnen roteren. Verder hoeven de lijnen niet dik of zwart te zijn om dat te kunnen doen.

Het Gerecht is het niet met Rubik’s eens. De redenen:

  • de lijnen zijn juist bedoeld om de kleine vierkanten van elkaar de scheiden zodat de speler elke rij kan roteren en ervoor kan zorgen dat de vierkanten op de juiste zijde terecht komen. Voor dat oordeel is het irrelevant dat de lijnen er anders uit zullen zien bij een andere puzzelvorm;
  • de kubusvorm is noodzakelijk om het technische resultaat te bereiken, omdat de vorm niet te scheiden is van de lijnenstructuur en van de functie om zowel horizontaal als verticaal te kunnen roteren. Het is wederom irrelevant dat de vorm ook anders zou kunnen worden vormgegeven. Het gaat er namelijk om of een wezenlijk kenmerk van een vorm noodzakelijk is voor een technisch resultaat – los van de vraag of er ook andere vormen bestaan om datzelfde technische resultaat te bereiken.

Technisch resultaat niet bereikt door middel van de wezenlijke kenmerken?

Het Gerecht moet ook nog oordelen over het volgende punt: de kenmerken die nu als wezenlijk worden gekwalificeerd, zijn niet voldoende om een technisch resultaat te bereiken. Daarvoor is namelijk meer nodig, zoals een intern mechanisme. Betekent dit dat de techniekexceptie dan toch niet van toepassing is?

Het oordeel luidt nee. Het Gerecht oordeelt dat de techniekexceptie ook van toepassing is als de wezenlijke kenmerken niet voldoende zijn om het technische resultaat kunnen te bereiken. In deze zaak is voor het bereiken van het technisch resultaat namelijk ook nodig dat er kleuren op de zijdes staan, terwijl dat geen wezenlijk kenmerk van het merk is. Dat feit zorgt er echter niet voor dat de toepassing van de techniekexceptie kan worden vermeden. Anders zou dat ook de volgende situatie in de hand werken: merkhouders laten hun vormmerk op een tactische wijze weergeven in het merkenregister, om op die manier toepassing van de techniekexceptie te vermijden.

Kleuren mogen wel een rol spelen in de beoordeling

Tot slot oordeelt het Gerecht dat de beroepskamer de kleuren bij haar oordeel mocht meewegen. De kleuren waren weliswaar niet in de merkregistratie terug te vinden, net als het interne mechanisme dat rotatie mogelijk maakt, maar mogen wel een rol spelen bij de beoordeling of de vastgestelde wezenlijke elementen een technische functie vervullen.

Oordeel: nietig

Op grond van de bovenstaande overwegingen komt het Gerecht tot het oordeel dat de beslissing van de kamer van beroep in stand blijft en het vormmerk nietig is.

Conclusies

Bovenstaand arrest maakt nog eens duidelijk dat een vorm niet als merk beschermd kan worden als de wezenlijke kenmerken van de vorm een technische functie vervullen. Over de vraag wat de wezenlijke kenmerken van een vorm zijn en wat de technische functie precies inhoudt kan echter gediscussieerd worden en de uitkomst verschilt uiteraard van geval tot geval.

Omdat de kubus en de vierkantjes bedoeld zijn om de rijen te roteren en de zijdes van een kubus in dezelfde kleur te puzzelen, hebben de wezenlijke kenmerk een technische functie. Opvallend is wel dat de kleur geen wezenlijk kenmerk vormt – omdat de kleur geen deel uitmaakt van de merkregistratie – maar wel terugkomt in het oordeel over de technische functie van de wezenlijke kenmerken en in het oordeel over wat de technische functie inhoudt. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de vraag welke elementen als ‘wezenlijk’ moeten worden gekwalificeerd, uiteindelijk niet zo belangrijk is.

Interessant toch?

Het uitspraak vind je hier: ECLI:EU:T:2019:765

Gerelateerde berichten