Blog

Metatags: geen merkinbreuk?

De rechtbank Den Haag heeft op 19 juni geoordeeld dat het gebruik van metatags geen merkinbreuk oplevert. Toch maakte gedaagde met zijn metatags wel gebruik van de merknaam van eiser. Hoe zit dit?

Metatags

Even een stapje terug. Metatags zijn een manier om op meta-niveau informatie over een webpagina door te geven aan zoekmachines. Met andere woorden: het is onzichtbare informatie over de inhoud van de website die door zoekmachines kan worden teruggevonden.
Als ik op meta-niveau invul dat mijn bedrijf een bepaalde naam heeft, komt deze webpagina naar voren als er op die naam gezocht wordt. Concurrenten zien natuurlijk mogelijkheden: als je de naam van een succesvolle concurrent als metatag gebruikt komt ook jouw webpagina naar voren bij een zoekopdracht naar de concurrent.

De feiten: een vaststellingsovereenkomst

In de zaak van 19 juni gaat het om het volgende. Eiser is Transocean, een vereniging voor producenten van scheepsverf. Eiser heeft verschillende merken. Gedaagden zijn Pinturas, Quimicas en een bestuurder, samen aangeduid als Eurotex.

Eurotex, althans een onderdeel van Eurotex, heeft een zogenaamde ‘membership agreement’ met eiser gesloten om van haar knowhow en merken gebruik te maken. Quimicas besloot haar overeenkomst met eiser op te zeggen, waarna eiser van mening was dat ook Pinturas vervolgens geen gebruik meer mocht maken van de knowhow en merken. Om die discussie uit de weg te ruimen besloten partijen een vaststellingsovereenkomst te tekenen.

Waar het in deze zaak om draait is of Eurotex in strijd met die overeenkomst handelt door inbreuk te maken op de merken van eiser en een bepaalde formule te gebruiken.

Uitleg van de vaststellingsovereenkomst

De inhoud van de overeenkomst moet volgens de rechter worden beoordeeld aan de hand van de zogenaamde Haviltex-maatstaf. Die houdt in dat het aankomt “op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan elkaars verklaringen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.”

De rechtbank oordeelt allereerst dat het in dit geschil niet draait om de handelingen van Eurotex die ten tijde van de vaststellingsovereenkomst nog niet bestonden. Dat gebruik wordt immers niet beheerst door de vaststellingsovereenkomst, en in deze zaak draait het alleen om (de uitleg van) die overeenkomst. Eiser heeft namelijk geen aparte merkinbreuk aan zijn stellingen ten grondslag gelegd.

Is Eurotex tekort geschoten in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst?

De rechtbank oordeelt dat de enige vraag die voorligt, is of Eurotex met het gebruik van de metatags inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Transocean en daarmee tekort is geschoten in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst. Voor de beoordeling moet worden aangesloten bij artikel 2.20 lid 2 van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) en artikel 9 lid 2 van de Uniemerkenverordening (UMVo).

Om een beroep op die artikelen te laten slagen, is het niet genoeg dat met metatags sprake is van gebruik ter onderscheiding van waren of diensten. Zo is er ten aanzien van sub a van de bovengenoemde artikelen vereist dat de metatags een van de functies van een merk aantasten. Ten aanzien van sub b is vereist dat er verwarring kan ontstaan en ten aanzien van sub d (van het artikel uit het BVIE) geldt dat er ongerechtvaardigd voordeel moet worden getrokken uit of afbreuk moet worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

In dat kader oordeelt de rechter:

Nu metatags op de website zelf niet zichtbaar zijn, maar zijn verwerkt in de broncode van de website en kunnen worden gebruikt om de vindbaarheid daarvan te optimaliseren, kan niet zonder meer worden aangenomen dat het gebruik daarvan een van de functies van het merk aantast en/of door het gebruik van de metatags bij het publiek verwarring kan ontstaan.

Eiser heeft nagelaten goed te onderbouwen dat er aan de vereisten voor merkinbreuk is voldaan, waardoor de vorderingen door de rechter worden afgewezen.

Ten aanzien van de formule geldt dat de rechter niet kan oordelen of de overeenkomst is geschonden omdat eiser onvoldoende heeft aangetoond dat gedaagde de formule nog heeft gebruikt.

Metatags kunnen wel inbreuk maken

Betekent dit nu dat het gebruik van metatags nooit merkinbreuk oplevert? Nee, zeker niet. De reden voor de afwijzing in de bovenstaande zaak was dat de stellingen niet goed waren onderbouwd.

Een zaak uit 2016 bewijst dat het gebruik van metatags wel degelijk merkinbreuk kan opleveren. In die zaak had gedaagde, Desir, de merknaam Chunk als metatag gebruikt, terwijl dat een geregistreerde merknaam was van de eiser in die zaak. Op grond van sub a van artikel 2.20 lid 2 van het BVIE en artikel 9 lid 2 van de UMVo was er sprake van inbreuk.

In een andere zaak uit 2016 oordeelde de rechter opnieuw over metatags en adwords en sub a van artikel 2.20 lid 2 van het BVIE en artikel 9 lid 2 van de UMVo. Volgens de rechter gaat het erom of de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is aangetast. Dat is het geval als het voor de internetgebruiker op basis van de verschenen advertentie onmogelijk of moeilijk te achterhalen is of de aangeboden waren of diensten van de merkhouder of van een derde (de concurrent) afkomstig zijn.

Vervolgens oordeelde rechtbank – onder verwijzing naar het Interflora-arrest – dat de rechter bij de beantwoording van de vraag of de herkomstaanduidingsfunctie is aangetast kan nagaan of het relevante publiek op basis van zijn algemene marktkennis op de hoogte zal zijn van het feit dat gedaagde geen deel uitmaakt van het netwerk van eiser, maar juist een concurrent is, en zo niet, of dat publiek dit uit de advertentie zelf kan afleiden.

Aan de hand van dit criterium oordeelde de rechter dat er inderdaad sprake was van inbreuk.

In het bovengenoemde Interflora-arrest wordt overigens ook nog ingegaan op de investeringsfunctie van het merk die door de concurrent kan worden aangetast. Daarvan is sprake als de concurrent door zijn handelingen het gebruik van de merkhouder ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden aanzienlijk stoort.

Conclusie

De uitkomst van de recente rechtszaak betekent niet dat het gebruik van metatags nooit merkinbreuk kan opleveren. De vorderingen van eiser werden afgewezen omdat hij zijn stellingen niet goed onderbouwd had. Uit eerdere rechtspraak blijkt evenwel dat metatags wel inbreuk kunnen maken, als daardoor de herkomstaanduidingsfunctie of de investeringsfunctie van een merk wordt aangetast. Indien de eiser in hoger beroep zijn stellingen wel (goed) onderbouwt, is het goed mogelijk dat het vonnis wordt vernietigd en er toch sprake is van een merkinbreuk.

Gerelateerde berichten