Blog

Verouderde informatie op website is geen verweer tegen merkinbreuk

Aan het eind van vorig jaar heeft de Rechtbank Den Haag vonnis gewezen in een zaak met betrekking tot het auteursrecht en het merkenrecht. De gedaagden voerden daarbij onder meer het verweer dat de website is verouderd, en dat de (inbreukmakende) producten die daarop staan niet meer daadwerkelijk worden aangeboden.

Dit verweer slaagt niet. De rechtbank oordeelt dat de exploitant van een website verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van de informatie daarop. En dus ook aansprakelijk is voor deze verouderde informatie. In deze blog deze uitspraak verder worden besproken, waarbij ook het auteursrechtelijke aspect wordt behandeld.

De achtergrond

Partijen

De zaak betreft een geschil tussen de Ghanese producent van levensmiddelen Food Processors International (Ghana) Ltd. (hierna: “FPI”) en de Nederlandse groothandels Asia Express Food B.V. (hierna: “Asia”) en Koas Foods B.V. (hierna: “Koas”) en de natuurlijke persoon X (hierna: “X”).

FPI heeft een Ghanees merk

FPI gebruikt om haar producten te onderscheiden het teken “GhanaFresh”, in sommige gevallen in combinatie met een afbeelding van een Afrikaanse vrouw die voor een hut aan het koken is. FPI exporteert de door haar geproduceerde producten onder meer naar Europa. In 1999 heeft FPI het teken “GhanaFresh” in combinatie met de afbeelding in het merkenregister van Ghana ingeschreven (woord-/beeldmerk).

X registreert een soortgelijk Uniemerk

X doet op 13 maart 2003 een aanvraag voor een soortgelijk woord-/beeldmerk binnen de EU (Uniemerk), ook bestaande uit het teken “GhanaFresh” en een afbeelding van een voor een hut kokende Afrikaanse vrouw. In 2004 wordt het Uniemerk ingeschreven.

Koas wenst de producten van FPI in te kopen

Koas is in elk geval sinds 2008 bekend met FPI en haar producten. In 2010 heeft zij een bezoek gebracht aan FPI omdat zij geïnteresseerd was in de inkoop van producten van FPI. Zij heeft daarbij een bezoek gebracht aan de fabriek van FPI en heeft foto’s gemaakt. Van een daadwerkelijke inkoop van producten is het niet gekomen, omdat partijen geen overeenstemming bereikten over de leveringsvoorwaarden.

Samenwerking tussen X en Koas

In ieder geval sinds 2012 heeft Koas – in samenwerking met de onderneming van X – in Thailand levensmiddelen laten produceren die vergelijkbaar zijn met die van FPI. Ze verkochten deze producten onder meer in Nederland onder de naam “GhanaFresh” vergezeld van de afbeelding van de kokende Afrikaanse vrouw.

Asia neemt eerst producten af van FPI, later van Koas

Vanaf 2009 neemt Asia producten af bij FPI. In 2011 kondigt FPI aan dat Asia haar exclusieve distributeur voor Europa is. Asia verneemt echter dat er goedkopere alternatieven op de markt zijn, namelijk de producten afkomstig van Koas en X. Asia stelt FPI daarvan op de hoogte en besluit vanaf 2013 geen producten meer in te kopen bij FPI. Daarentegen koopt zij tussen april 2013 en februari 2014 producten in bij Koas.

FPI raakt op de hoogte van de Uniemerkregistratie door X

In 2013 raakt FPI op de hoogte van het feit dat X in 2004 het “GhanaFresh” woord-/beeldmerk in de EU heeft geregistreerd. Zij start daarom een nietigheidsprocedure op grond van artikel 52 lid 1 sub b van de Uniemerkverordening omdat de merkregistratie van X te kwader trouw zou zijn, en op grond van artikel 53 lid 2 sub c Uniemerkverordening omdat FPI de auteursrechten op het door X geregistreerde beeldmerk zou hebben.

Ook sommeert FPI Kaos en Asia om de inbreuken op haar merkrechten en auteursrechten op de afbeelding van de Afrikaanse vrouw te staken.

Merk van X is nietig

Op 13 oktober 2015 wordt het Uniemerk van X nietig verklaard en doorgehaald in een nietigheidsprocedure van het EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

Volgens het EUIPO was de registratie van het Uniemerk door X te kwader trouw, omdat zij een identiek teken als dat van FPI heeft geregistreerd, terwijl FPI het teken al 4 jaar eerder in Ghana als merk had geregistreerd, en haar producten met dit merk in de EU verkocht. Omdat het merk te kwader trouw is geregistreerd, en op die grond al nietig is, behandelt het EUIPO de vraag of FPI de auteursrechten heeft op het beeldmerk niet meer.

FPI registreert Uniemerk

Na de nietigverklaring van het Uniemerk van X wordt het door FPI in 2013 al aangevraagde Uniemerk betreffende het “GhanaFresh” teken inclusief afbeelding op 28 november 2015 ingeschreven in het merkregister.

Vordering van FPI

FPI vordert in deze zaak onder meer dat de rechter voor recht verklaart dat X, Kaos en Asia inbreuk hebben gemaakt op de auteurs- en merkenrechten van FPI. Ook vordert zij een vergoeding van de door de auteursrecht- en merkinbreuk geleden schade en dat X en Kaos wordt verboden – op straffe van verbeurte van dwangsom – de “namaak” producten te verhandelen binnen de EU.

Auteursrecht

Het logo is auteursrechtelijk beschermd

Het auteursrecht geeft de maker van werken (teksten, afbeeldingen, video’s, logo’s, ontwerpen, broncode, software of andere oorspronkelijke werken) die het persoonlijk stempel van de maker dragen en een eigen oorspronkelijk karakter hebben, exclusieve rechten om die werken openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De rechtbank oordeelt in deze zaak dat het logo van FPI auteursrechtelijk is beschermd. De combinatie van kleurstellingen, de Afrikaanse vrouw die voor een hut kookt en de totale grafische vormgeving met daarin het woord “GhanaFresh” getuigt volgens de rechtbank van originaliteit en creatieve keuzes waardoor het logo auteursrechtelijk is beschermd.

Door een vrijwel identiek logo te gebruiken is sprake van auteursrechtinbreuk

Volgens de rechtbank zijn de etiketten van de door Kaos en Asia aangeboden producten vrijwel identiek aan het auteursrechtelijk beschermde logo van FPI. De rechtbank oordeelt dat de totaalindrukken van beide werken overeenstemmen, waardoor in beginsel een auteursrechtinbreuk wordt aangenomen.

Verweer: FPI is niet de auteursrechthebbende

Maar gedaagden voeren als verweer dat FPI niet de auteursrechthebbende van het werk zou zijn, maar dat dit de CEO van FPI zou zijn. Immers, naar eigen zeggen van de CEO van FPI is het logo feitelijk door hem ontworpen. Volgens gedaagden kan FPI dus niet optreden tegen de auteursrechtinbreuk.

Wie is de auteursrechthebbende?

De auteursrechthebbende is in beginsel de feitelijke maker van het werk. Maar op de regel dat de feitelijk maker de auteursrechten op een werk heeft, bestaan enkele uitzonderingen. Zoals het werkgeversauteursrecht en het werk dat afkomstig is van een rechtspersoon. Daarbij is relevant dat op de vraag wie de auteursrechthebbende is op grond van artikel 5 van de Berner Conventie Nederlands recht van toepassing, omdat FPI de (auteursrechtelijke) bescherming inroept in Nederland.

Artikel 7 van de Auteurswet regelt het werkgeversauteursrecht. In het geval van werkgeversauteursrecht heeft de werkgever het auteursrecht op werken gemaakt door werknemers als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is sprake van een dienstverband op basis van een arbeidsovereenkomst;
  • Het maken van het werk behoort tot de taken van de werknemer; en
  • De werkgever heeft zeggenschap over de vorm waarin het werk tot stand komt.

Volgens gedaagden is echter geen sprake van het werkgeversauteursrecht van FPI, omdat het werk is gemaakt door de CEO en niet door een werknemer.

De rechter gaat aan dit verweer voorbij, omdat hij meent dat de auteursrechten sowieso aan FPI toekomen op grond van artikel 8 van de Auteurswet. Artikel 8 van de Auteurswet bepaalt dat als een rechtspersoon een werk openbaar maakt alsof dat van haar afkomstig is, zonder dat daarbij een natuurlijk persoon als maker is aangemerkt, dat deze rechtspersoon dan als maker wordt aangemerkt. Tenzij de openbaarmaking onrechtmatig was. De producten met het logo zijn in Nederland rechtmatig als afkomstig van FPI op de markt gebracht. FPI heeft daarom de auteursrechten op het logo op grond van artikel 8 van de Auteurswet.

Koas en Asia maken auteursrechtinbreuk

De rechtbank oordeelt daarom dat Koas en Asia in Nederland inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten van FPI.

Merkenrecht

Voorwaarden merkinbreuk

Voor een inbreuk op een Uniemerk dient te worden voldaan aan de voorwaarden uit art. 9 lid 2 sub van de Uniemerkverordening. Gedaagden betwisten niet dat het Uniemerk van FPI geldig is, dat de door Koas en Asia gebruikte tekens identiek zijn aan het merk van FPI of daarmee overeenstemmen, dat die tekens zonder toestemming van FPI in het economisch verkeer zijn gebruikt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven en dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Aan de in art. 9 lid 2 sub van de Uniemerkverordening gestelde voorwaarden voor een merkinbreuk lijkt dus te zijn voldaan.

merkrecht

Verweer: geen inbreukmakende handeling meer na inschrijving Uniemerk door FPI

Maar gedaagden voeren wel een ander verweer, namelijk dat er sinds de inschrijving van het Uniemerk door FPI geen inbreukmakende handelingen meer door hen zouden zijn verricht.

De producten staan nog op de website van Kaos

De rechtbank oordeelt dat dit juist lijkt te zijn voor Asia.

Kaos, echter, biedt nog steeds GhanaFresh producten aan via haar website. Dit gebruik kwalificeert als gebruik in het economisch verkeer, en – omdat ook aan de overige voorwaarden voor merkinbreuk is voldaan – als een inbreukmakende handeling.

De exploitant is ervoor verantwoordelijk om de inhoud van de website up-to-date te houden

Kaos voert nog verweer door te stellen dat de informatie op haar website is verouderd, en dat de producten op haar website inmiddels niet meer door haar worden verkocht. De rechtbank gaat niet mee in dit verweer. Het is immers de verantwoordelijkheid van een exploitant van een website om de website up-to-date te houden. De exploitant is daarvoor ook aansprakelijk

Tot slot

De vorderingen van FPI worden gezien voorgaande grotendeels toegewezen, omdat inbreuk is gemaakt op haar auteursrechten en merkenrecht. Wat mij betreft een logische uitspraak, maar wel een met een waarschuwing voor exploitanten van websites: Zorg ervoor dat websites up-to-date zijn. En zorg ervoor dat (mogelijk) inbreukmakende producten daarvan worden verwijderd, met name na een relevante merkinschrijving, zoals in deze zaak het geval was.

Gerelateerde berichten