Blog

Verwatering bij slaafse nabootsing

Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest (HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (All Round / Simstars)) gewezen over het leerstuk van de “slaafse nabootsing”. Dit is een interessant leerstuk, omdat makers van producten zich hierop kunnen beroepen ongeacht of er (nog) intellectuele eigendomsrechten rusten op het product. Dit arrest geeft een duidelijk overzicht van de stand van zaken omtrent slaafse nabootsing. Bovendien bevestigt de Hoge Raad het standpunt van het gerechtshof dat de “eigen plaats van een product” kan verwateren.

Feiten

De feiten lagen als volgt. All Round verkoopt al jaren “Mi Moneda” sieraden op de Nederlandse markt. Dit zijn sieraden waarin verwisselbare munten kunnen worden geplaatst.
Simstars verkoopt sinds enige tijd soortgelijke sieraden onder de naam “Nikki Lissoni”.
All Round is van mening dat de sieraden van Simstars een “slaafse nabootsing” zijn van de Mi Moneda sieraden, en vordert een verbod op de verkoop van deze sieraden.

(boven: Mi Moneda, onder: Nikki Lissoni)
bron: Rechtspraak.nl

Slaafse nabootsing: (nodeloze) verwarring

Een product dat niet (meer) wordt beschermd door een IE-recht, zoals het auteursrecht of het modellenrecht, mag in beginsel worden nagemaakt. Er rusten dan immers geen rechten (meer) op het product die de uitwerking en of de vormgeving van het product beschermen.

Maar ook aan de nabootsing van dit soort IE-rechtenvrije producten zit een grens. “Slaafse nabootsing” is namelijk niet toegestaan. De Hoge Raad formuleerde in een eerdere zaak dat nabootsing niet is toegestaan “wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.”

Met andere woorden: Het nagebootste product mag bij de consument niet voor nodeloze verwarring zorgen.

“Eigen plaats op de markt”

Een vereiste voor verwarring is dat het nagebootste product “een eigen plaats heeft op de betreffende markt”. Dit is het geval wanneer het product zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere gelijksoortige producten op die markt. De mate waarin een product zich dient te onderscheiden is onder meer afhankelijk van de betreffende markt, de aard van het product en de hoeveelheid gelijksoortige producten op die markt.

Verwarring

Om de vraag te beantwoorden of het nagebootste product tot nodeloze verwarring leidt bij de consument, dient te worden gekeken naar de gelijkenis tussen beide producten. Hierbij is de totaalindruk die de gemiddelde consument krijgt van de producten van belang. De totaalindruk dient te worden beoordeeld aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval.

Volgens de Hoge Raad spelen in elk geval de post sale confusion (hoe wordt het nagebootste product na aankoop waargenomen) en ook de onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn hierin een rol.

Hoge Raad: “Geen eigen plaats op de markt”

De Hoge Raad oordeelt dat All Round onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de sieraden een “eigen plaats in de markt” hebben. All Round heeft aangevoerd dat de sieraden vanwege de populariteit, bekendheid en het marktaandeel een “eigen plaats hebben op de markt”.

De Hoge Raad benadrukt dat deze factoren een indicatie kunnen zijn voor het hebben van “eigen plaats in de markt”, maar dat deze zeker niet doorslaggevend zijn. De gekozen vormgeving dient, los van de naam van het product, onderscheidend te zijn op de betreffende. De Hoge Raad oordeelt dan ook dat geen sprake is van slaafse nabootsing.

Verwatering

Ook overweegt de Hoge Raad dat al zou ooit sprake zijn geweest van zo’n “eigen plaats op de markt”, dat deze mogelijk kan zijn afgenomen of zelfs in zijn geheel kan zijn verdwenen. Dit wordt “verwatering” genoemd. Van verwatering kan sprake zijn als de producent van het product niet de nodige inspanningen doet om nabootsingen van de markt te weren. De vraag welke inspanningen van een producent worden verlangd is niet in zijn algemeenheid te beantwoorden, maar is afhankelijk van de omstandigheden in een concreet geval. Producenten dienen actief op te treden tegen nabootsingen van hun producten.

Conclusie

Dit arrest laat zien dat ook al is een product populair en bekend, dit niet automatisch betekent dat het product een “eigen plaats heeft op de markt”. Doorslaggevend is hoe de vormgeving van het product zich tot de rest van de markt verhoudt. Is de vormgeving niet onderscheidend voor de relevante markt, dan kan geen beroep worden gedaan op slaafse nabootsing.

Verder is dit arrest een waarschuwing voor producenten die niet (genoeg) optreden tegen nabootsers. Het lijkt niet zo te zijn dat een producent tegen iedere nabootsing (hoe klein ook) moet optreden, maar dat wel van een producent wordt verwacht dat hij tegen grote nabootsers optreedt. Doet hij dit niet, dan kan dit leiden tot verwatering van de “eigen plaats van het product op de markt”, en kan geen beroep (meer) worden gedaan op het leerstuk van de slaafse nabootsing.

Gerelateerde berichten

Leave a comment