Blog

Vormmerk Capri Sun-verpakking nietig

Op 28 juni heeft de Hoge Raad het oordeel van het Hof Amsterdam en de Rechtbank Amsterdam bekrachtigd: het vormmerk van de bekende Capri Sun-verpakking is nietig.

De reden: de wezenlijke functionaliteiten van het merk zijn aan de technische uitkomst toe te schrijven.

Bescherming van een vorm als merk

Even een stapje terug. Het feit dat het Capri Sun gelukt is om een vormmerk te laten registreren, is vrij bijzonder. Voor de registratie van elk merk is vereist dat het merk onderscheidend vermogen heeft, maar voor vormmerken ligt dat lastiger dan voor woord- of beeldmerken. Zo oordeelde de rechter:

“de gemiddelde consument is niet gewend om de herkomst van de waar (…) af te leiden uit de vorm van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in geval van een woord- of beeldmerk.”

Als ik vandaag of morgen een vorm bedenk die ik als merk wil laten registreren, ben ik er dus vaak nog niet.

Onderscheidend vermogen

Het vereiste ‘onderscheidend vermogen’ kan van begin af aan al aanwezig zijn of op een later moment ontstaan. Het eerste geval doet zich bijna niet voor, omdat het publiek een vorm vrijwel nooit als een onderscheidingsteken zal herkennen. Daarmee bedoel ik: bij het zien van een vorm (zonder stickers) denkt niemand: o, de verpakking van Capri Sun! Die link kan niet worden gelegd zonder dat je advertenties van Capri Sun hebt gezien. Bij een woord ligt dat uiteraard anders: het woord verwijst direct naar een bedrijf of product.

Inburgering

Zoals gezegd kan onderscheidend vermogen echter ook op een later moment ontstaan, en daar moeten de vormen het van hebben. Om dat te laten slagen, moet het bedrijf achter de vorm (zoals bijvoorbeeld Capri Sun) de vorm heel intensief gebruiken en bijvoorbeeld veel investeren in reclame met die vorm. Op die manier kan de vorm herkenbaar worden voor het publiek en door het publiek gelinkt worden aan een bepaald bedrijf. Dat heet inburgering. Als het bedrijf kan aantonen dat de vorm in de hele Benelux (of bij een Uniemerk: in de EU) is ingeburgerd, dan heeft de vorm onderscheidend vermogen verkregen en kan de vorm in beginsel als merk worden ingeschreven.

Een voorbeeld van een geldig vormmerk is het flesje van Coca Cola. Zonder de investeringen van Coca Cola zou het publiek de vorm van de flesjes niet meteen aan Coca Cola linken, maar door toedoen van Coca Cola doet het publiek dat nu wel. Een ander voorbeeld is de Toblerone-chocolade.

Het vormmerk van Coca Cola: en van Toblerone:

De Lego-blokjes zijn echter geweigerd als vormmerken, en de reden daarvoor is dat de vorm door de techniek is bepaald. Die uitzonderingsgrond doet zich nu bij Capri Sun ook voor.

NB: verwar het merkenrecht niet met het modellenrecht, daarvoor gelden andere vereisten en ook de bescherming ziet er anders uit!

merkrecht en merkinbreuk

Het merk van Capri Sun en de verpakking van gedaagde

Sinds 1997 heeft Capri Sun het volgende Beneluxmerk:

Gedaagde in deze zaak, Riha, brengt de volgende verpakking op de markt:

Capri Sun vordert dat Riha stopt met het gebruik van deze verpakking en Riha vordert op haar beurt dat het merk van Capri Sun nietig moet worden verklaard.

De techniekexceptie

In deze zaak keek de rechter naar de zogenaamde techniekexceptie. Die exceptie houdt in dat tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, niet als merken kunnen worden beschouwd. Het gaat erom of de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven.

De Hoge Raad legt uit:

De ratio van de absolute weigerings- en nietigheidsgronden voor vormmerken is te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.

De Hoge Raad oordeelt dat de standpunten (de klachten) die Capri Sun inneemt niet gegrond zijn, waardoor het oordeel van het Hof Amsterdam in stand blijft.

Het Hof oordeelde dat de verpakkingswijze meerdere voordelen biedt van praktische/functionele aard:

Het drankzakje is, door de (min of meer) rechthoekige vorm en gelijkmatige verdeling van de drank in liggende staat, compact en zonder overbodig verlies van ruimte te plaatsen in (bijvoorbeeld) een boterham trommel en kan bij het gebruik van de vruchtendrank met een rietje rechtop gezet worden, waardoor het morsen (bijvoorbeeld) tijdens het nuttigen van de maaltijd zoveel mogelijk wordt voorkomen. De afmetingen van het zakje zijn zodanig dat het een hoeveelheid drank bevat die mede gelet op de doelgroep (veelal kinderen) passend is. Doordat de twee foliezijden aan de bovenkant samengevoegd zijn en de bolling zich aan de onderzijde bevindt is het (uit flexibel materiaal vervaardigde) zakje in staande staat relatief stabiel. De gebruikte kwaliteit samengestelde folie met brede lasnaden biedt stevigheid en beschermt tegen lekgevaar bij het vervoer van het zakje.

Omdat het een vorm is waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de functie van de verpakking, oordeelde het Hof dat aan de vorm geen merkenrechtelijke bescherming kan worden toegekend. De Hoge Raad laat die uitspraak nu in stand, wat betekent dat het vormmerk van Capri Sun van tafel is.

Gevolgen van een nietig merk

Als een merk nietig is verklaard betekent dit dat het merk niet langer geldig geregistreerd is. Als gevolg daarvan kan de merkhouder zich niet meer op het merkenrecht baseren (zie deze blog). Ieder ander kan dan van deze vorm gebruik maken – als er tenminste geen ander intellectueel eigendomsrecht op de vorm rust (denk aan auteursrecht of een (niet-geregistreerd) modelrecht) én er geen sprake is van slaafse nabootsing (zie hier). Van slaafse nabootsing was in de Capri Sun-zaak trouwens ook geen sprake.

Interessant toch? Het merkenrecht blijft een fascinerend wereldje.

 

Gerelateerde berichten